Hors collection - Droit du e-commerce et du marketing digital - 1re - 199

CHAPITRE 4 - CHOIX

DU NOM DE DOMAINE ET DÉFENSE DE LA MARQUE

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le tribunal rappelle explicitement qu'en ayant déposé la marque « Pro-voyance », Anne Marie B. S. a
porté atteinte aux noms de domaine « pro-voyance.com » et « provoyance.com » exploités antérieurement par la société TI System et qu'en exploitant un site web sous le nom de domaine
« pro-voyance.fr », Anne Marie B. S. commet des actes de concurrence déloyale au préjudice de la
société TI System. Par conséquent, le tribunal prononce la nullité de la marque « Pro-voyance » pour
tous les services qu'elle désigne et ordonne la radiation du nom de domaine « pro-voyance.fr ».
170. Nécessité d'une exploitation effective - Pour la jurisprudence, un nom de domaine ne peut
constituer une antériorité opposable au dépôt d'une marque ultérieure que s'il a fait l'objet d'une
exploitation effective (site actif), ce qui était le cas dans l'affaire Pro-voyance. Un site en construction
n'est pas considéré comme actif59, l'enregistrement du nom de domaine à lui seul ne pouvant faire
échec aux droits sur la marque postérieure60.
171. Risque de confusion - En l'absence de droit privatif conféré par l'enregistrement, en cas d'utilisation d'un signe identique ou similaire, la faute réside dans le risque de confusion. Il est sanctionné
sur le fondement du droit commun de la responsabilité (C. civ., art. 1240). Cela se traduit en pratique
par l'exigence d'une similitude entre les produits et services concernés par le nom de domaine antérieur et ceux visés dans la marque seconde61.
Il existe des solutions contractuelles au dépôt de la marque en cas d'indisponibilité du signe. Afin
d'éviter ou de résoudre rapidement un conflit entre deux signes distinctifs identiques ou similaires, il
est souvent conclu entre les deux titulaires un accord de coexistence. Ces accords peuvent s'inscrire
dans une stratégie intégrant plusieurs identifiants (marques, noms de domaine...). L'accord de coexistence peut se définir comme une convention par laquelle les parties, propriétaires de marques similaires ou identiques désignant chacun des biens et/ou des services similaires ou identiques, prévoient
les modalités d'exploitation simultanée des droits qu'ils détiennent sur leurs marques en y exprimant,
d'une façon non équivoque, des concessions réciproques. Ce type d'accord permet aux titulaires de
reconnaître l'absence de risque de confusion. On peut aussi prévoir l'obtention d'une licence exclusive
ou non exclusive sur la marque antérieure avec le titulaire de la marque ou encore négocier la cession
de marque (voir CPI, art. L. 714-1).

Section 2

Contentieux des noms de domaine

Les conflits entre les noms de domaine et les marques de commerce surgissent essentiellement par le
manque de coordination entre le système d'enregistrement des marques et celui des noms de
domaine. Les marques sont enregistrées par des autorités publiques gouvernementales et les droits qui
en découlent ne peuvent s'exercer que sur le territoire spécifique. Au contraire, le système des noms de
domaine ne connaît pas de limites géographiques et ne dépend pas toujours des gouvernements. Les
noms de domaine sont enregistrés selon le principe du « premier arrivé, premier servi », et chaque
nom donne à son titulaire un moyen d'être présent dans le monde entier. L'absence de lien entre ces
deux systèmes a permis à des cybersquatteurs d'enregistrer des noms de domaine comportant des
marques appartenant à des tiers pour essayer de les revendre aux propriétaires de ces marques.
59. TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 5 juill. 2002, Sociétés EGG PLC et GS Thirteen Limited, EURL EGG c/ SARL EGG au Carré :
www.legalis.net - TGI Paris, 22 janv. 2008, nº 04/16845, Aventis.fr.
60. TGI Paris, 27 janv. 2014 : Propr. intell. 2015, nº 52, p. 307.
61. CA Paris, pôle 5, 2e ch., 5 juill. 2013, nº 2012/15747.

http://www.pro-voyance.com http://www.provoyance.com http://www.pro-voyance.fr http://www.pro-voyance.fr http://www.legalis.net http://www.Aventis.fr

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